書籍からの抜粋：特許の秘密：アイデアと発明を保護するための内部ガイド
著者のディラン・アダムスは、シアトルの法律事務所デイビス・ライト・トレメインに所属する特許弁護士です。電気工学の修士号と生化学の学士号を取得しています。アダムスの近著『Patents Demystified』からの抜粋を、アダムスの許可を得てここに転載します。
新しい製品やビジネスのアイデアを思いついた後、多くの発明家は行き詰まります。世界と共有できるものがあると認識している一方で、アイデアを他者と共有すると盗まれるのではないかと不安に思うのです。言い換えれば、発明家は、他者が自分の許可なく、また発明者であることを示さずに製品を模倣できないという安心感を得ながら、発明を開発、販売し、利益を得たいと考えているのです。アイデアや製品の安全性を絶対的に保証することは不可能ですが、特許取得の準備が整う前に権利を喪失したり、他者に発明を不正利用される機会を与えたりしないために、発明家が取るべき重要なステップがいくつかあります。
発明を秘密にしておく必要性
発明の第一原則は、発明は特許出願が行われるまで完全に秘密に保たれるべきであるというものです。理想的な状況であれば、発明後すぐに特許出願が行われ、発明者自身または発明者グループ以外の誰にも開示されることはありません。しかし、現実には、絶対的な秘密保持は必ずしも現実的または可能ではありません。多くの発明者は、特許出願に時間と費用を費やす前に、製品の開発、資金調達、専門家への相談、市場調査を行いたいと考えています。したがって、開示方法には細心の注意を払うことが不可欠です。特定の活動は特許権の回復不能な喪失につながる可能性がありますが、適切に行われれば比較的安全な活動もあります。
特許権の潜在的な喪失（米国および海外）
2013年に特許法が一部改正された後も、発明者は通常、発明の最初の公開、公衆使用、または販売の申し出から1年以内に米国特許を申請しなければなりません。そうでない場合、発明は事実上パブリックドメインとなり、誰でも自由に使用できるようになります。一方、外国の管轄区域の大半では、発明の公開、公衆使用、または販売の申し出があった時点で、たとえそれが米国内で行われた場合であっても、すべての特許権は直ちに失われます。次章でより詳細に議論するように、外国での特許保護は大多数の企業にとって推奨されませんが、これは米国が認める1年間の猶予期間のために外国での特許保護を放棄すべきだという意味ではありません。
将来の潜在的な投資家やビジネスパートナーにとって、外国での保護は重要となる場合があり、外国での保護の選択肢があるかどうかが、取引成立の可否を左右する可能性があります。例えば、小規模なスタートアップ企業は当初、外国特許出願を支える十分な資本を有していないかもしれませんが、ベンチャーキャピタルや買収企業は十分な資本を提供できる可能性があり、また、外国の管轄区域において外国特許ポートフォリオの構築を正当化するだけの市場浸透力を有している可能性があります。したがって、たとえ小規模な企業であっても、外国特許保護の選択肢を時期尚早に放棄することは賢明ではありません。特に、米国特許出願まで公開情報、使用、販売を制限することは、比較的小さな犠牲となることが多いことを考えると、なおさらです。
公開情報開示
開示は、たとえ1人に対してであっても、あるいは発明の詳細な説明を公衆が閲覧できる場所に掲示した場合でも、「公開」とみなされることがあります。言い換えれば、「公開」とは、情報が多数の人々に発信されることを必要とせず、場合によっては、たとえ1人であっても情報を受け取ったことの証明を必要としないこともあります。
発明に関する情報は、一般の人が理論上アクセスできる場所に公開すべきではありません。これには、公開されているウェブページ、ブログ投稿、動画、画像、音声録音などが含まれます。たとえ、そのようなコンテンツへのアクティブなリンクがない場合や、一般の人が偶然そのコンテンツに遭遇する可能性が低い場合でも同様です。
口頭での開示は、出版物と同様に公開開示に該当する可能性があるため、可能な限り、発明について部外者と話し合うことは避けるべきです。しかし、口頭での開示が避けられない、または必要な場合は、特許権を不当に損なうことなく開示できる可能性があります。多くの場合、特定の開示について秘密保持が確立されていれば、公開開示とはみなされません。本章の後半で詳しく説明する秘密保持の確立は、そうでなければ特許権を侵害する可能性のある、発明の特定の公共利用を保護するために活用できます。
公共利用
出版や口頭での開示に加え、発明を公衆の面前で使用することも特許権を侵害する可能性があります。繰り返しになりますが、多くの場合、発明が使用されているのを実際に目撃したという証拠がなくても、その使用が「公衆の面前」とみなされることがあります。さらに、発明が人目につかないように隠されていたり、その機能が容易に識別できない場合でも、発明を公衆の面前で使用することは有害となる可能性があります。
例えば、1873年、サミュエル・H・バーンズは、女性用コルセットの強度、柔軟性、弾力性を向上させた改良スプリングの特許を取得しました。当時「スチール」と呼ばれていたこれらのスプリングは、コルセットの生地の溝に縫い付けられ、衣服はコルセットの上に着用されました。そのため、着用中にスプリングが外から見えることはありませんでした。バーンズ氏は、妻と少なくともその友人の一人に新しいコルセットのスプリング一式を贈り、二人は特許出願の1年以上前に公共の場でそれを着用しました。この革新的なコルセットのスチールは非常に効果的だったため、妻とその友人たちは、すり減ったコルセットからスチールをはがし、新しいコルセットに縫い付けていました。しかし、バーンズ氏が特許侵害者に対して特許を主張しようとしたところ、公共の場でスチールを着用することは公然わいせつとみなされ、特許は無効とされました。
このような事例は、特許出願が提出されるまで発明を公衆の面前で使用するべきではないことを示しています。この事例が示すように、衣服の下など目に見えない場所での使用であっても、公衆の面前での使用であれば特許権を侵害する可能性があります。
この完全な秘密保持の必要性は、製品を製造するプロセスや、製品を製造する特許取得可能な機械といった特許取得可能な方法に特に当てはまります。革新的な方法や機械に対する特許権は、それによって生み出された結果や製品が公開された場合、失効する可能性があります。例えば、チョコレートバーを製造する新しいプロセスと、その新しい方法を実行する一連の機械が秘密裏に開発されたとします。方法と機械はどちらも特許取得可能です。しかし、この秘密施設で製造されたチョコレートバーが公開されたり、公に販売されたりした場合、革新的な方法と機械を保護する能力が失われる可能性があります。
ソフトウェア発明に適用すると、公開ウェブサイトが、より高速で関連性の高い検索結果を提供する革新的な検索エンジンアルゴリズムを実行していると仮定します。この検索エンジンを実装するコードが公開されていない場合、または革新的なアルゴリズムをリバースエンジニアリングすることが不可能な場合でも、ウェブサイトが一般に公開されているという事実は、依然としてこの発明の特許権を侵害することになります。したがって、発明をいかなる形であれ公に利用することは推奨されず、特許出願が提出されるまでは避けるべきです。これには、公開開示、公衆利用、販売提供が含まれます。
しかし、発明が既に開示、販売、または公衆利用されている場合、発明者は落胆したり、すべての権利が既に失われていると決めつけたりすべきではありません。むしろ、できるだけ早く特許弁護士に相談し、どのような権利がまだ残っているか、また残存する特許権を維持するためにどのような措置を講じることができるかを評価してもらうべきです。多くの場合、例外が適用される場合や、発明がまだ1年間の猶予期間内である場合があります。
発明の開示や使用に関する秘密を保持することで、上で説明したような「公開」開示や使用による悪影響を回避できる可能性があります。
非公式、内在的、または暗黙的な機密性
正式な秘密保持契約（NDA）は、発明を一切開示しないことに比べれば、次善の策と言えるでしょう。しかし、ビジネスの観点から見ると、NDAは往々にして誤った選択です。ベンチャーキャピタリストやエンジェル投資家といった投資家の多くは、NDAへの署名を拒否し、NDAを必要とする企業との面談すら拒否します。さらに、これらの投資家にNDAへの署名を求めることは、ビジネス経験の浅さを示すものと捉えられることが多く、面談が始まる前に資金調達の見込みが台無しになってしまう可能性もあります。
しかし、特許権を侵害する「公開」開示を防止する場合、このような形式的な手続きは必ずしも必要ではありません。例えば、当事者間で秘密保持が暗黙的、内在的、または非公式に確立されている場合、特定の開示が特許権の喪失につながる可能性のある「公開」開示とみなされることを防ぐのに十分な場合があります。
非公式な秘密保持は様々な方法で確立できます。例えば、特定の開示情報やデモンストレーションは機密情報であり、明示的な許可なしに他者と共有してはならないと明記するだけでも実現できます。特別な言葉や魔法の言葉を使う必要はありません。重要なのは、共有される情報が秘密に保たれるべきであることを、受け取る側が理解することです。
発明開示の文脈および状況によっては、特許権を害さない非公開開示として適格となる黙示の秘密が生まれることがあります。たとえば、1972 年にラリー・ニコルズ氏は新しいパズル キューブの特許を取得し、1980 年代初頭にその特許は世界的に有名なルービック キューブに対して主張されました (ルービックは 1977 年にパズル キューブの特許を取得できましたが、残念ながらヨーロッパのみでした)。被告は、ニコルズ氏が特許を出願する 1 年以上前に数人がその試作品を見たことがあるため、ニコルズ氏の特許は無効であると主張しました。有機化学の大学院時代にニコルズ氏はいくつかの試作品を制作し、2 人のルームメイトと化学科の同僚を含む数人の親しい友人がそれを見ました。彼らはそれぞれニコルズ氏の部屋で試作品を見て、その使い方のデモンストレーションも受けていました。
その後、モレキュロン・リサーチ社に就職した社長は、ニコルズ氏のオフィスでこのパズルを見て興味を持ちました。社長はパズルの仕組みを詳しく説明され、ニコルズ氏は最終的にモレキュロン社に将来のロイヤルティと引き換えに権利を売却しました。ニコルズ氏の試作品が公開・公開された際、パズルを見た人々から秘密保持契約（NDA）の署名を得ることも、発明に関する秘密保持を求めることもありませんでした。しかし、裁判所は「ニコルズ氏の個人的な関係やその他の状況により、ニコルズ氏は常に[パズルの]使用とそれに関する情報の配布を管理していた」ため、これらを秘密開示とみなしました。さらに裁判所は、ニコルズ氏が「プライバシーと秘密保持を正当に期待できない場所や時間において、パズルを使用したり、使用を許可したりしたことは一度もない」と判断しました。
このような事例は、発明開示の状況や当事者間の関係によっては、発明開示が秘密保持義務に該当する可能性があることを示していますが、それでも発明開示は避けるべきであり、開示がどうしても必要な場合には細心の注意を払う必要があります。特許出願が提出されるまでは、いかなる開示も完全に安全であるとは考えるべきではありません。したがって、有能な特許弁護士を雇用し、できるだけ早く特許出願を行うことが最優先事項です。
このような事例は、発明開示の状況や当事者間の関係によっては、発明開示が秘密保持義務に該当する可能性があることを示していますが、それでも発明開示は避けるべきであり、開示がどうしても必要な場合には細心の注意を払う必要があります。特許出願が提出されるまでは、いかなる開示も完全に安全であるとは考えるべきではありません。したがって、有能な特許弁護士を雇用し、できるだけ早く特許出願を行うことが最優先事項です。
